43-vuotias kaipaa asennemuutosta

(IPRinfo 4/2007)

Kirjoittajan arvion mukaan tavaramerkkilain moni peruspilari on päässyt pahasti vanhentumaan, eikä laki vastaa vallitsevaa oikeuskäytäntöä.

Edellisessä numerossa 3/2007 käsittelin muutostarpeita, joita EY:n tavaramerkkidirektiiviä tulkitsevasta EYT:n oikeuskäytännöstä aiheutuu Suomen tavaramerkkilain tavaramerkin suojamuotoja ja suojan tasoa koskeviin säännöksiin. Tässä keskityn direktiivin 6 artiklan pakottaviin määräyksiin, jotka on hallituksen esityksessä HE 302/1992 vp katsottu saatetuksi tavaramerkkilain säännöksillä osaksi Suomen oikeutta.

EYT: n Gillette-ratkaisussa ilmeni, ettei perinteinen Pohjoismaissa omaksuttu suppea käsitys tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden rajoituksista vastaa tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan tarkoitusta. On siis syytä tarkastella, miten 6 artiklan määräykset on saatettu tavaramerkkilain säännöksillä voimaan, ja verrata Suomessa vakiintunutta säännösten tulkintaa EYT: n relevanttiin oikeuskäytäntöön.

EY-oikeudessa yksinoikeuden rajoitukset määritelty tarkasti
Tavaramerkkidirektiivin (89/104/EY, jäljempänä direktiivi) 6 artiklan 1 kohta rajoittaa tavaramerkinhaltijan oikeutta vedota yksinoikeuteensa, kun kilpailija hyvää liiketapaa noudattaen käyttää elinkeinotoiminnassa:
a) omaa nimeään tai osoitettaan;
b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistumisajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä; tai
c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltija voi yksinoikeuteensa (direktiivi 5 artikla 1 a kohta) vedoten kieltää toista käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin hänen tavaramerkkinsä vain, jos:
– käyttö tapahtuu elinkeinotoiminnassa,
– käyttö tapahtuu ilman haltijan suostumusta,
– käyttö tapahtuu samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja
– käytöllä haitataan tai se on omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen keskeistä tehtävää, joka on taata kuluttajille tavaroiden ja palvelujen alkuperä.

Direktiivin 6 artiklan tulkinnan yhteydessä on syytä mainita myös harhaanjohtavaa mainontaa koskeva direktiivi (84/450/EY) sekä vertailevaa mainontaa koskeva direktiivi (97/55/EY), joka on vertailun sallittavuuden osalta pakottava. Jäsenvaltio ei voi myöskään direktiivin minimisäännöksistä poiketen rajoittaa vertailevaa mainontaa.

Suomessa nämä direktiivit on saatettu voimaan muuttamalla kuluttajansuojalain ja SopMenL:n (laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa) säännöksiä direktiiviä vastaaviksi.

Toiminimen tarkoitus ei ole osoittaa kaupallista alkuperää
Tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentin mukaan (vrt. direktiivin 6 art 1a) jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään tavaroittensa tunnusmerkkinä, jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan.

Lain 3 §:n 3 momentissa kielletään toisen nimen, toiminimen tai erottamiskykyisen aputoiminimen tai toissijaisen tunnuksen ottaminen samoja tavaroita tai palveluja osoittavaksi tavaramerkiksi tai sen osaksi. Hallituksen esityksessä ei katsottu aiheelliseksi muuttaa tavaramerkkilain 3 §:ää direktiivin 6 artiklan 1 a kohdan voimaan saattamiseksi muilta osin kuin lisäämällä osoite sallitun käytön piiriin.

EYT antoi hiljattain ratkaisun, jossa käsiteltiin direktiivin 6 artiklan 1 a kohdan ja 5 artiklan 1 a kohdan kielto-oikeuden suhdetta (C- 17/06, Céline). Aikaisempaan oikeuskäytäntöönsä nojautuen EYT totesi ensinnäkin, että 6 artiklan 1 a kohdan soveltamisala ei rajoitu luonnollisten henkilöiden nimiin. Toisaalta toiminimen, liikenimen tai myymälän merkin tarkoituksena ei lähtökohtaisesti ole erottaa tavaroita ja palveluja toisistaan (Anheuser-Busch, kohdat 77-80 ja 64).

Nimen tavanomaista käyttöä ei siten voida katsoa 5 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetulla tavalla ”tavaroita tai palveluja varten” tapahtuneeksi käytöksi, eikä se siten voi loukata tavaramerkin haltijan yksinoikeutta. Mutta vaikka merkkiä ei kiinnitetä tavaroihin, kiellettävissä olevasta käytöstä on kyse, jos kolmas luo yhteyden oman nimensä ja myymiensä tavaroiden tai palveluiden välille. Tällainen nimen käyttö merkkinä voi näet vaarantaa tavaramerkin keskeistä tehtävää.

Mikäli käyttö voidaan lukea 5 artiklan 1 a kohdan kielto-oikeuden piiriin, 6 artiklan 1 a kohta voi muodostaa säännöksen soveltamiselle esteen. EYT huomautti, että oman nimen käyttöä ei saa 6 artiklan nojalla kieltää, jos sitä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen. Näin ollen 5 artiklan 1 a kohdan presumtio loukkauksen olemassaolosta väistyy, ja kilpailijan käyttö arvioidaan sen perusteella, voidaanko hänen katsoa toimineen lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.

Suomen tavaramerkkilain 3 §:n mukaan oman nimen käyttö on sallittua vain, ellei se aiheuta sekaannusvaaraa toisen jo rekisteröityyn tavaramerkkiin. EYT: n tuoreen oikeuskäytännön valossa on selvää, että tavaramerkkidirektiivi rajoittaa tavaramerkin haltijan kielto-oikeutta tätä enemmän.

Arvioinnissa on otettava huomioon, miten kolmannen osapuolen tapa käyttää nimeään ymmärretään kohderyhmässä osoitukseksi siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on yhteys, sekä toisaalta käyttäjän tietoisuus siitä, että kohderyhmä ymmärtää käytön näin.

Toinen seikka, joka on arvioinnissa otettava huomioon, on se, onko rekisteröity tavaramerkki tunnettu, ja missä määrin kolmas hyödyntää tai voisi hyödyntää tätä tunnettuutta markkinoinnissa (Céline, kohta 34). Sekaannusvaaran arvioinnin sijasta tulee siis tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 a kohdan mukaan tällaisissa tilanteissa käyttää kilpailijan kannalta lievempää arviointia.

Oikeus käyttää käyttötarkoitusta osoittavia merkkejä
Tavaramerkkilain hallituksen esityksessä laissa ei ole direktiivin 6 artiklan 1 b kohtaa vastaavaa määräystä. Tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia osoittavien merkintöjen sallimista koskevan periaatteen katsottiin kuitenkin vastaavan tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin erottamiskykyä koskevia säännöksiä, eikä pidetty tarpeellisena lisätä nimenomaista säännöstä tavaramerkkilakiin.

Lisäksi lain 5 §:n mukaan yksinoikeus ei käsitä sellaista tunnusmerkin osaa, joka esimerkiksi lisää tavaran tai sen päällyksen käyttökelpoisuutta eikä siis toimi tunnusmerkinomaisesti.

Adam Opel -tapauksessa EYT tulkitsi 6 artiklan 1 b kohtaa varsin suppeasti. Pelkkä kolmannen halu tai pyrkimys osoittaa tietyllä merkillä tietyn tavaran ominaispiirrettä ei takaa sitä, että käyttö lukeutuu säännöksen mukaiseksi – tavaran tai palvelun ominaispiirteitä osoittavaksi – käytöksi (Adam Opel, kohta 44).

Toisaalta, vaikka säännöksellä pyritään ensisijaisesti estämään tavaramerkin haltijaa kieltämästä kilpailijoita käyttämästä yhtä tai useampaa kuvailevaa tekijää, jotka ovat osa sen tavaramerkkiä tavaroidensa tiettyjen ominaispiirteiden osoittamiseksi, säännöksen sanamuoto ei liity yksinomaan tällaiseen tilanteeseen. Kolmannen tahon käytön sallittavuus ratkaistaan sen perusteella, noudatetaanko käytössä hyvää liiketapaa (Adam Opel, kohdat 42 – 43).

EYT korostaakin ratkaisussa sitä, ettei tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan kielto-oikeuden piiriin lueta käyttöä, jolla ei vaikuteta tavaramerkin tehtävään toimia tuotteen tai palvelun alkuperän takaajana (Adam Opel, kohdat 21 ja 37). Jos kohdeyleisö (kuten kyseisessä tapauksessa) ei ymmärrä merkkiä osoitukseksi siitä, että tavarat ovat peräisin tavaramerkin haltijalta tai siihen sidoksissa olevalta yritykseltä, on todettava, ettei käyttö aiheuta vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle (Adam Opel, kohta 24).

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin sananmuoto ei johdata samankaltaiseen arviointiin. Ensinnäkin: voidaanko säännöstä lainkaan tulkita siten, että sen perusteella tietyt käytännöt olisivat sallittuja senkin jälkeen, kun tavaramerkki on todettu erottamiskykyiseksi ja se on rekisteröity? Toimiiko siis tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentti rekisteröintikynnyksen lisäksi myös tavaramerkin haltijan kielto-oikeutta rajoittavana periaatteena loukkaustilanteissa?

Jukka Palm toteaa, että suomalaisessa ”doktriinissa on perinteisesti lähdetty sekoitettavuusarvioinnissa siitä, että arvioinnin keskipisteenä ei ole ollut se, miten tuotteen ostajat ymmärtävät tavaramerkin symboloiman kaupallisen lähteen, vaan se, kuinka samanlaisia merkit ovat ja kuinka vahva on vanhemman merkin dominoivien osien erottamiskyky” (s. 135).

Näin ollen merkin erottamiskyvyn asteella on toki ollut loukkaustilanteissa Suomessakin merkitystä. EYT:n tulkintaohjeen kaltaisesta neutraalista ja molempien osapuolien intressejä huomioon ottavasta lähestymistavasta, joka rajaa tietyt tavaramerkin tehtävään vaikuttamattomat käytöt kategorisesti tavaramerkin suojapiirin ulkopuolelle, ei kuitenkaan voida puhua.

Oikeus käyttää toisen tunnusmerkkiä
Tavaramerkkilain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla.
Luvatonta käyttämistä on mm. se, että joku laskiessaan liikkeeseen varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavaraan, viittaa tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaaman vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen.

Hallituksen esityksessä 302/1992 ei lainkaan mainita tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 c kohtaa eikä sitä, miten sen säännökset on saatettu voimaan Suomessa. Käytännössä on yleensä katsottu, että tavaramerkkilain 4 §:ssä ja 5 §:ssä on käsitelty direktiivin 6 artiklan 1 c kohdan kannalta relevantit kysymykset.

Korkein oikeus piti kuitenkin tarpeellisena pyytää EYT:ltä ennakkoratkaisua direktiivin 6 artiklan 1 c kohdan tulkinnasta Gillette-tapauksessa. EYT:n vastaus muutti ratkaisevasti vallitsevaa käsitystä artiklan tulkinnasta. EYT:n mukaan varaosat ja lisätarvikkeet on mainittu 6 artiklassa vain esimerkkeinä sellaisesta käytöstä, joka voi olla tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, eikä näissä tilanteissa sovelleta muista käyttötilanteista eroavia kriteereitä (Gillette, kohdat 32 ja 37).

Käytön tarpeellisuutta arvioitaessa on merkityksellistä, onko toisen tunnusmerkin käyttö käytännössä ainoa kolmannen osapuolen käytettävissä oleva keino ilmoittaa kohdeyleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti markkinoimansa tavaran käyttötarkoitus. Tältä osin EYT viittasi myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen, jossa tämä pohtii laajemmin ratkaisun synnyttämän epävarmuusmarginaalin vaikutuksia tavaramerkkioikeudessa.

Julkisasiamies totesi, että näissä tilanteissa on suositeltavaa siirtyä abstraktilta (loukkauksen oletuksen) tasolta käytännönläheiseen ja kokonaisvaltaiseen, hyvän liiketavan mukaisuuteen keskittyvään intressipunnintaan yksittäistapauksessa.

Pääpaino ei ole käytön tarpeellisuudessa, vaan on keskityttävä sovittamaan yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat perustavanlaatuiset intressit. Mittarina toimii hyvän liiketavan mukaisuuden vaatimus.

Se, että toinen käyttää tavaramerkkiä, ei merkitse väitettä siitä, että tuote vastaa laadultaan tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavaramerkillä varustettuja tuotteita. Tavaramerkkioikeudellinen suoja-ala pysyy ennallaan, sillä hyvän liiketavan vastaista on
– käyttää tunnusmerkkiä niin, että sen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde;
– heikentää tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta,
– vähätellä tai panetella tavaramerkkiä; tai
– esittää tavaransa tavaramerkin haltijan tavaran jäljitelmänä tai toisintona.

Toisin kuin tavaramerkkilain 4 §:n 2 momenttia, joka antaa tavaramerkinhaltijalle lisäsuojaa tiettyjä käyttöjä vastaan, direktiivin 6 artiklan 1 c kohtaa ei voida tulkita tavaramerkin haltijan oikeuksia laajentavaksi. Päinvastoin, kyse on oikeuksien rajoittamisesta kilpailijoiden intressien suojelemiseksi. Toisen tunnusmerkin käyttö tavaran käyttöominaisuuksien osoittamiseksi on siis lähtökohtaisesti aina sallittua, kunhan se on tarpeen tavaran käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi ja tunnusmerkkiä käytetään hyvän liiketavan mukaisesti.

Kunto ei kohoa itsestään
Tällä hetkellä tavaramerkkilain peruspilarit suojan tasosta yksinoikeuden laajuuteen ovat pahasti vanhentuneita, eikä laki vastaa vallitsevaa oikeuskäytäntöä. Se ei näiltä osin vastaa myöskään tavaramerkkidirektiivin pakottavia säännöksiä. Voidaankin perustellusti kysyä, onko tavaramerkkilaki nykyajan markkinoilla käytännössäkään tehokas reilua kilpailua edistävä väline.

Harhaanjohtavaan mainontaan puututtaisiin kieltotuomiolla. Harhaanjohtavan lain soveltamista ei kuitenkaan voi kieltää, vaan sitä voi vain toivoa muutettavan.

Katja Weckström
OTK, LL.M, Turun yliopisto

Lähteet:
Palm, Jukka Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 233. Jyväskylä 2002.
HE 302/1992 vp
HE 79/2000 vp
Hallituksen esitykset ovat haettavissa eduskunnan sivulla:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vexhaku.sh?lyh=HE

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuja:
C-206/01 Arsenal Football Club plc v Matthew Reed [2002] ECR I-10273.
C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v Budĕjovický Budvar, národní podnik [2004] ECR I-10989.
C-228/03 The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy [2005] ECR I-2337.
C-48/05 Adam Opel AG v Autec AG [2007] annettu 25.1.2007.
C-17/06 Céline SARL v Céline SA, [2007] annettu 11.9.2007.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten ratkaisut ja julkisasiamiehen lausunnot (suomeksi):
http://curia.europa.eu/