Patenttioikeudellinen ekvivalenssi tuomioistuimen käsittelyssä
(IPRinfo 1/2011)
Helsingin käräjäoikeus antoi 2010 useita ratkaisuja, joissa käsiteltiin patenttioikeudellista ekvivalenssia. Ratkaisut eivät ole lainvoimaisia, ja ne sisälsivät salassa pidettäviä osia. Kirjoitukseni perustuu julkistettuihin ratkaisuihin.
Patenttioikeudellinen ekvivalenssi on kyseessä, jos patenttivaatimuksessa mainitut yksittäiset komponentit ja muut vastaavat voidaan korvata toisilla samanarvoisilla keksinnön siitä muuttumatta. Kysymys on siitä, voidaanko patenttisuoja ulottaa myös johonkin sellaiseen, joka ei kaikilta osin toteuta patenttivaatimuksen tunnusmerkkejä.
EPC:n pöytäkirja ei muuttanut Suomen patenttilakia
Euroopan patenttisopimuksen (EPC) uudistamisen yhteydessä annettiin vuonna 2000 pöytäkirja sopimuksen 69 artiklan soveltamisesta. Tulkintapöytäkirjan 2 artiklan mukaan: ”Eurooppapatentin suojan laajuutta määriteltäessä on asianmukaisesti otettava huomioon osatekijät, jotka ovat ekvivalentit patenttivaatimuksissa määriteltyjen osatekijöiden kanssa.” Säännös ei edellyttänyt muutoksia Suomen patenttilainsäädäntöön, mutta EPC:n ja Suomen patenttilain tulkinnan tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaista oikeusvarmuuden turvaamiseksi. Hallituksen esityksen mukaan tämä tulisi huomioida myös kansallisten patenttien suoja-alaa tulkittaessa (HE 92/2005 s. 28-29).
Patenttilain muutos tuli Suomessa voimaan joulukuussa 2007. Helsingin käräjäoikeuden ratkaisut ovat ensimmäiset ekvivalenssia käsittelevät ratkaisut, jotka on annettu EPC 69 artiklan tulkintapöytäkirjan voimaantulon jälkeen. Analogiamenetelmäpatenttien eli patenttien, joissa tunnetuilla menetelmillä valmistetaan uusi yllättäviä ja arvokkaita ominaisuuksia omaava lääkeaine, mahdollisesta ekvivalenssitulkinnasta on käyty myös erillistä keskustelua. Helsingin käräjäoikeuden ratkaisut koskevat analogiamenetelmäpatentteja ja niihin liittyviä ekvivalenssitulkintoja.
Kysymyssarjoista apua ratkaisemiseen
Käräjäoikeuden tuomiossa 24.5.2010 numero 18550 todettiin, että suomalaisen tuomioistuimen on otettava huomioon ekvivalenssioppi sekä suomalaisten patenttien että eurooppapatenttien suojapiiriä määriteltäessä. Saksassa ja Englannissa on ollut tyypillistä, että ekvivalenssia on arvioitu kysymyssarjojen perusteella. Pohjoismaissa tällaisia kysymyssarjoja ovat laatineet ainakin Are Stenvik ja Marcus Norrgård.
Käräjäoikeus siteerasi tuomiossaan Stenvikin ekvivalenssitulkintaa ja hänen esittämiään ekvivalenssikriteerejä (suomennos KO:n tuomiosta):
1. Loukkaavaksi väitetyn esineen tai menetelmän tulee ratkaista olennaisesti sama ongelma kuin patentoidun keksinnön,
2. Tehtyjen muutosten tulee olla lähellä olevia alan keskimääräiselle ammattimiehelle,
3. Loukkaavaksi väitetty esine tai menetelmä ei saa kuulua vapaaseen tekniikkaan (tunnettuun ja vapaasti käytettävissä olevaan teknilliseen tietouteen).
Norjan korkein oikeus on viitannut näihin Stenvikin kysymyksiin 2.9.2009 antamassaan ratkaisussa, jota käräjäoikeus piti erittäin merkittävänä.
Käräjäoikeus viittasi myös Norrgårdin ekvivalenssikysymyksiin:
1. Ratkaiseeko loukkausesine patentin ratkaiseman ongelman? Jos vastaus on kieltävä, ei kysymyksessä ole ekvivalentti loukkaus. Jos vastaus on myöntävä:
2. Onko loukkausesineen ratkaisu ongelmaan olennaisesti samanvaikutuksinen (eli johtaako se samaan tulokseen) kuin patentissa kuvattu keksinnöllinen ratkaisu? Jos vastaus on kieltävä, kysymyksessä ei ole ekvivalentti loukkaus. Jos vastaus on myöntävä:
3. Onko loukkausesineen ratkaisu alan keskivertoammattimiehelle ilmeinen vaihtoehto patentissa kuvatulle ratkaisulle riitapatentin etuoikeuspäivänä (tai poikkeuksellisesti loukkausajankohtana)? Jos vastaus on kieltävä, kysymyksessä ei ole ekvivalentti loukkaus. Jos vastaus on myöntävä, tulee pohdittavaksi, onko siitä huolimatta olemassa jokin ekvivalentin loukkauksen estävä syy, kuten esimerkiksi:
4. Onko loukkausesineen ratkaisu tunnettua tekniikkaa, tai oliko se ilmeinen suhteessa tunnettuun tekniikkaan riitapatentin etuoikeuspäivänä? Jos vastaus on myönteinen, kysymyksessä ei ole ekvivalentti loukkaus.
Ekvivalenssi otettava huomioon suojapiiriä määriteltäessä
Käräjäoikeus totesi näistä ekvivalenssiarvioista, että kysymyssarjat muistuttavat toisiaan, mutta Norrgårdin esittämä toinen kysymys muistuttaa EPC 2000 uudistusehdotuksen tulkintapöytäkirjan 2 artiklan 2 kohtaa, jota ei lopulta hyväksytty. Käräjäoikeus käytti ekvivalenssiarviossaan molempia kysymyssarjoja.
Hyödyntäessään Stenvikin ekvivalenssikysymyksiä jutussa 18 550 käräjäoikeus totesi, että kysymys numero 2 ei täyttynyt, koska menetelmät erosivat toisistaan sekä lähtöaineiden että käytettyjen reaktiomekanismien osalta, ja myös välituotteet olivat erilaisia, jolloin erot menetelmien välillä eivät olleet lähellä olevia. Käräjäoikeus käytti myös Norrgårdin kysymyssarjaa, jolloin vastaus kysymykseen 3 oli kielteinen, koska vaihtoehto ei ollut ilmeinen olantsapiinin valmistuksen tapahtuessa menetelmissä kemiallisesti täysin eri tavalla. Käräjäoikeus päätyi siihen, että menetelmät olivat erilaisia saman vaikuttavan lääkeaineen, olantsapiinin, valmistamiseksi.
Käräjäoikeus ei siten lopulta ottanut kantaa siihen, kumpaa kysymyssarjaa sen mielestä olisi tullut käyttää. Kummankin perusteella voidaan päätyä tässä tapauksessa samaan lopputulokseen eli siihen, ettei ekvivalenttinen loukkaus ollut kyseessä.
Käräjäoikeus katsoi lisäksi, ettei analogiamenetelmäpatentilla voida suojata kaikkia ilmeisiä, ei-keksinnöllisiä menetelmiä, mutta analogiamenetelmäpatenttien suoja ei rajoitu pelkästään jokseenkin identtisiin menetelmiin. Käräjäoikeuden tuomiossa 19.2.2010 numero 3641 käräjäoikeus (eri kokoonpanossa) katsoi vastaajan valmistaneen olantsapiinia sisältäneitä lääkkeitä menetelmällä, joka oli kuvattu kahdessa patenttijulkaisussa.
Kansainväliset oikeuslähteet merkittävässä asemassa
Käräjäoikeus viittasi myös tässä ratkaisussa EPC:n 69 artiklan soveltamista koskevan lisäpöytäkirjan 2 artiklaan sekä siihen, että lisäpöytäkirjan kohdan voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen mukaan Suomen patenttilain soveltamisen pitäisi olla mahdollisimman yhdenmukainen EPC:n säännösten kanssa, jolloin EPC:n lisäpöytäkirja on huomioitava patenttilain tulkinnassa.
Käräjäoikeus painotti tässäkin tapauksessa Norjan korkeimman oikeuden antamaa tuomiota. Käräjäoikeuden mukaan ekvivalenssioppi on apuväline, jolla laajennetaan patentin suojaa jokseenkin identtisiin menetelmiin, ja joita voidaan kuvata patentin muunnoksina.
Ratkaisevana tekijänä loukkauksen arvioinnissa täytyy olla, onko loukkaavaksi väitetty menetelmä niin lähellä patenttivaatimuksen menetelmää, että sitä voi luonnehtia jotenkin identtiseksi. Muunlainen arviointi etääntyisi liian kauas arvioinnin siitä lähtökohdasta, että patenttivaatimukset määräävät patentin antaman suojan laajuuden. Tässä tapauksessa sekä patenttijulkaisussa kuvatussa menetelmässä että vastaajan menetelmässä lähtöyhdiste on sama, mutta patentissa toinen lähtöyhdiste on N-metyylipiperatsiini (NMP) ja vastaajan menetelmässä piperatsiini.
Patenttijulkaisun mukaisessa menetelmässä muodostuu välittömästi olantsapiinia, kun taas vastaajan menetelmässä syntyy välituote, joka joudutaan vielä metyloimaan lopputuotteen saamiseksi. Patentin mukaisessa menetelmässä metylointi oli tehty aikaisemmassa vaiheessa. Patenttijulkaisussa kuvatussa menetelmässä käytettiin orgaanisia liuottimia ja vastaajan menetelmässä lähtöaine toimii reagenssina ja myös liuottimena.
Menetelmien samanarvoisuus ratkaisevaa arvioinnissa
Käräjäoikeus katsoi, ettei kysymyksessä ollut kannepatentin kirjaimellinen loukkaus. Molemmissa menetelmissä lähtöyhdiste oli sama, ja kysymyksessä oli reversiibeli kondensaatioreaktio, jossa vapautui toisen lähtöaineen kanssa ammoniakkia. Tämä reaktiovaihe oli oleellisin, koska tällöin muodostui N-C-sidos lähtöaineen ja reagenssin välillä, ja vaihe oli sama molemmissa prosesseissa. Metylointi oli vain vähäinen lisävaihe prosessissa.
Käräjäoikeus piti patenttijulkaisun mukaista menetelmää ja vastaajan prosessia kahtena erilaisena menetelmänä olantsapiinin valmistamiseksi. Käräjäoikeuden tekniset asiantuntijat katsoivat, että molemmat ensi vaiheessa tapahtuvat reaktiot olivat samanarvoisia. Vastaajan menetelmän toisessa vaiheessa tapahtuva metylointi oli samanarvoinen kuin kannepatentin mukaisen menetelmän vastaava piperatsiinin metylointi NMP:ksi, vaikka metylointia ei ollut kuvattukaan patenttivaatimuksissa, mutta se oli välttämätön vaihe olantsapiinin saamiseksi.
Käräjäoikeus piti menetelmiä keskenään samanarvoisina eikä vastaajan käyttämä menetelmä tuonut merkittävää parempaa teknistä etua kannepatentissa kuvattuun menetelmään verrattuna. Vastaajan menetelmä oli alan ammattimiehelle ilmeinen vaihtoehto kannepatentin menetelmälle.
Näillä perusteilla käräjäoikeus Norjan korkeimman oikeuden ratkaisun 2.9.2009 tulkintavaikutuksen ja esitettyjen reaalisten näkökohtien perusteella katsoi, että analogiamenetelmäpatentin suojapiiri kattoi menetelmän kanssa jokseenkin identtiset menetelmät. Alan ammattimiehelle ilmeinen patentoidun menetelmän vaihtoehto kuului patenttisuojan piiriin. Käräjäoikeus vahvisti, että vastaaja oli loukannut kannepatenttia.
Käräjäoikeuden ratkaisusta ei käynyt ilmi ekvivalenssitulkinnasta muuta kuin se, että siinä pidettiin keskeisenä menetelmien samanarvoisuutta ja ratkaisun ilmeisyyttä alansa keskimääräiselle ammattimiehelle. Ratkaisusta ei ilmene, että käräjäoikeus olisi soveltanut edellä kuvattuja kysymyssarjoja.
Käsittely jatkuu hovioikeudessa
Käräjäoikeuden molemmissa ratkaisuissa kansainvälinen ratkaisukäytäntö on saanut keskeisen roolin EPC 69 artiklan tulkintapöytäkirjan muutoksen voimaantulon vuoksi. Myös yhteispohjoismaisen patenttilakien valmisteluhistorian vuoksi norjalainen korkeimman oikeuden tuore ratkaisu on saanut merkittävän painoarvon.
Käräjäoikeus on ratkaisuissaan hyväksynyt ekvivalenssitulkinnan. Kummassakin tapauksessa ratkaisevaa oli se, oliko loukkaavaksi epäilty menetelmä alansa keskimääräiselle ammattimiehelle ilmeinen. Toisessa ratkaisussa pohdittiin kysymystä myös siten, oliko vaihtoehto lähellä oleva alansa keskimääräisen ammattimiehen kannalta. Lisäksi käräjäoikeus otti molemmissa tapauksissa kantaa analogiamenetelmäpatenttien suojapiiriin. Käräjäoikeus ei hyväksynyt laajaa tulkintaa, jonka mukaan analogiamenetelmäpatentilla voitaisiin suojata kaikkia ilmeisiä, ei-keksinnöllisiä menetelmiä. Käräjäoikeuden mukaan analogiamenetelmäpatenttien suoja ei kuitenkaan rajoitu pelkästään jokseenkin identtisiin menetelmiin. Kummastakin tuomiosta on valitettu, joten asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa. Seuraavaksi ovat vuorossa hovioikeuden kannanotot ekvivalenssikysymykseen.
Jyrki Siivola
Asianajaja, OTL
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy
Oikeustapauksia
19.2.2010 välituomion numero 3641 asiassa 08/38296. Kantaja: Eli Lilly and Company Limited, Oy Eli Lilly Finland Ab; vastaaja: Oy Leiras Finland Ab.
24.5.2010 tuomion numero 18550 asiassa 08/909. Kantajat: 1.ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa, 2. ratiopharm Oy, Espoo; vastaajat: 1. Eli Lilly and Company Limited, Windlesham, Surrey, Yhdistynyt Kuningaskunta, 2. Eli Lilly and Company, Yhdysvallat.
24.5.2010 tuomion numero 18550 asiassa 08/37000. Kantajat: 1. Eli Lilly and Company Limited, Windlesham, Surrey, Yhdistynyt Kuningaskunta, 2. Oy Eli Lilly Finland Ab, Vantaa: vastaajat: 1.ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa, 2. ratiopharm Oy, Espoo.
Norges Høyesterett (Omfang av patentvernet / Patentloven § 39)
Høyesteretts kjennelse 02.09.2009, HR-2009-01735-A, sak nr. 2009/738 (Eisai Co. Ltd. mfl. mot Krka Sverige AB) on julkaistu Rt. 2009 s. 1055
HE 92/2005 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta:
HE 92/2005 vp
Kirjallisuutta
Godenhielm (1990): Om utnyttjande av patentskyddad uppfinning genom ekvivalenta medel, s. 93-117; Patentskyddets omfattning s. 284-319. Teoksessa: Om ekvivalens och annat gott. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie 53.
Haarmann (2006): Immateriaalioikeus, s. 165.
Stenvik (2006): Patentret, s. 385-414.
Norrgård (2009): Patentin loukkaus, s. 217-218.
