Toimiiko toiminimi?

(IPRinfo 4/2007)

Kirjoittaja pitää toiminimilain kriittistä tarkastelua tarpeellisena. Hän esittää lain muuttamista niin, että rekisteröinnin osittaiskumoaminen tulee mahdolliseksi.

Toiminimillä on suuri merkitys monissa tunnusmerkkioikeudellisissa yhteyksissä. Tavaramerkkiä rekisteröitäessä Patentti- ja rekisterihallitus voi asettaa sen viran puolesta esteeksi, tai toiminimen haltija voi tehdä sen perusteella väitteen.

Toiminimi voi olla kieltovaatimusten perusteena tai kohteena käräjäoikeudessa, sitä voidaan vaatia kumottavaksi, sen perusteella voidaan vaatia verkkotunnuksen sulkemista tai peruuttamista ja sillä saattaa olla merkitystä myös markkinaoikeudessa ja Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnassa käytävissä prosesseissa.

Yhtiöjärjestyksessä on määrättävä yhtiön toimialasta, osakeyhtiölain (OYL) 2 luvun 3 §. Hallituksen esityksen (HE 109/2005) mukaan tämä voi olla yleistoimiala, joka kattaa kaiken laillisen liiketoiminnan. Toimialamääräyksellä on merkitystä yhtiön edustamisen kannalta, koska mikäli yhtiöjärjestykseen merkitty toimiala on ylitetty, tehty oikeustoimi ei lähtökohtaisesti tule yhtiötä sitovaksi. Yhtiön toimiala merkitään kaupparekisteriin.

Tuomioistuin voi kumota rekisteröinnin
Toiminimilain (TNimiL) 19 §:n mukaan tuomioistuin voi kanteesta kumota rekisteröinnin, jos toiminimi on rekisteröity toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti, ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este.

Kumoaminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, että toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty, eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Kumoamisen kohteena voi olla vain rekisteröinti kokonaisuudessaan.

Kun toiminimiä koskevaa säännöstä verrataan TMerkkiL 26 §:ään, jossa säädetään tavaramerkkiin sisältyvän yksinoikeuden menettämisestä tavaramerkin käyttämättömyystapauksessa, havaitaan selkeä ero. Tavaramerkkilaissa todetaan, että jos rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden osalta. Tavaramerkkirekisteröinnin osittaiskumoaminen tuomioistuimessa on mahdollista.

Osakeyhtiön yleistoimiala ongelmallinen
Toiminimiin liittyvät erityispiirteet eli toimialan määrittäminen ja toiminimen kumoaminen ovat olleet keskustelun kohteena aikaisemminkin. Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry antoi asiasta lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle uuden OYL:n käsittelyn yhteydessä. Yhdistys ilmaisi yleistoimialoihin liittyvän huolensa. En siis ole aivan yksin mielipiteideni kanssa.
Käytännössä nimittäin syntyy ongelmia, kun toiminimi on rekisteröity käyttäen toimialamääritelmää ”yleistoimiala” tai tarkempaa toimialamääritelmää yhdistettynä ”yleistoimialaan”. Tällaiset rekisteröinnit aiheuttavat erikoisia tilanteita muun muassa tavaramerkin loukkausta ja tavaramerkin rekisteröintiä koskevissa asioissa.

Koska toimiala ja kumoaminen tulevat usein samassa yhteydessä arvioitavaksi, tuon esille myös erään toiminimen kumoamiseen liittyvän erikoispiirteen.

Toiminimi, joka on rekisteröity yleistoimialaa käyttäen, kattaa käytännössä kaikki mahdolliset tavarat ja palvelut sekä toiminnat. Näin asiaa tulkitsevat myös Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkiosasto ja kaupparekisteri.
Toiminimen suoja on laaja, ja toiminimi tulee tavaramerkkihakemuksen esteeksi siitäkin huolimatta, että tavaramerkkirekisteröinnin hakija ja toiminimen haltija tosiasiassa harjoittavat erityyppistä toimintaa. Tämä aiheuttaa ongelmia tavaramerkkejään rekisteröiville.

Yleisissä tavaraluokissa ahdasta
Tavaramerkkien osalta on jo olemassa tilanne, jossa tietyissä tavara- ja palveluluokissa (mm. luokat 3, 5, 9, 16, 25, 38, 41 ja 42) on erittäin paljon tavaramerkkejä. Tämän vuoksi lyhyen sanamerkin rekisteröinti on tavanomaista hankalampaa. Tavaramerkkirekisteriä tulisi tiivistää käyttämällä suppeampia tavara- ja palvelukuvauksia ja hyväksymällä enemmän merkkejä samaan luokkaan.

Tästä näkökulmasta toiminimirekisteröintien, joiden toimiala on ”yleistoimiala”, kehitys on mennyt väärään suuntaan. Toiminimet varaavat itselleen todellista tarvetta vastaamattoman osuuden kaupparekisteristä ja muodostavat tarpeettoman laajan esteen tavaramerkkien rekisteröinnille.

Jos yleistoimialalla rekisteröidyn ”estetoiminimen” kumoamista ryhdyttäisiin harkitsemaan osittaisen käyttämättömyyden vuoksi, muodostuisi TNimiL 19 § esteeksi, koska se ei mahdollista toiminimen osittaiskumoamista. Jos siis toiminimi on ainakin jollekin toiminnalle käytössä, sen kumoaminen ei ole nykyisen lain sanamuodon mukaan mahdollista.

Jos taas esteenä olisi vain osittain käytössä oleva tavaramerkkirekisteröinti, olisi osittaiskumoaminen TMerkkiL 26 §:n mukaan mahdollista.

Toiminimen toimialakuvaus ”yleistoimiala” asettaisi silti haasteen kumoamis vaatimuksen kirjoittajalle, vaikka toiminimen osittaiskumoaminen olisikin mahdollista. Haastehakemuksen muotoilu ei olisi läheskään yhtä helppoa kuin siinä tapauksessa, että toiminimen toimiala koostuisi vain yksiselitteisistä toimintakuvauksista, joihin kumoamisvaatimuksen voisi suoraan kohdistaa.

Osittaiskumoamisen mahdottomuus ja ”yleistoimiala” toimialakuvauksena ovat johtaneet tilanteeseen, jota ei mielestäni voi pitää toivottavana toiminimen käyttämättömyyttä tarkasteltaessa.

Yleistoimialasta ongelmia loukkaustilanteissa
Yleistoimiala ei ole ongelmaton myöskään loukkaustilanteessa, jossa esimerkiksi aikaisemman tavaramerkkioikeuden perusteella ryhdytään käräjäoikeudessa kieltotoimiin pyrkimyksenä estää loukkaavan toiminimen käyttö. Samalla kun pyritään estämään käyttö, on tarve ryhtyä oikeustoimiin myös loukkaavan toiminimirekisteröinnin suhteen.

Koko toiminimen kumoaminen ei välttämättä ole mahdollista, koska toimialaan saattaa kuulua sellaisia toimintoja, joille merkinhaltijalla ei ole kielto-oikeutta. Tilanne tulee entistä vaikeammaksi siinä tapauksessa, että toimiala on ”yleistoimiala”.
Loukkaustapauksessa asetelma voi olla myös toisin päin, eli kantajana on toimialakuvaukseltaan laajan toiminimen haltija ja vastaajana joko tavaramerkin tai toiminimen käyttäjä. Tällaisessa tapauksessa osittaiskumoaminen voisi toimia puolustautumiskeinona.

Osittaiskumoamiselle tarvetta myös hallintoprosesseissa
Tarve osittaiseen kumoamiseen voi ulottua myös rekisteröintiä koskeviin hallinnollisiin väitemenettelyihin Patentti- ja rekisterihallituksessa, verkkotunnusprosesseihin viestintävirastossa ja tunnusmerkkioikeudellisia piirteitä sisältävien asioiden käsittelyyn markkinaoikeudessa tai liiketapalautakunnassa.

Yleistoimiala aiheuttaa erikoisia tilanteita myös muussa suhteessa. TNimiL 8 §:n mukaan toiminimen tulee yksilöidä haltijansa yritys. Yksilöivyys viittaa samaan asiaan kuin tavaramerkeistä puhuttaessa TMerkkiL 13 §:ssä tarkoitettu erottamiskyky.

Toiminimen yksilöivyyttä arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota kaikkiin ilmeneviin asianhaaroihin. Toiminimeä, joka ilmaisee esimerkiksi vain toiminnan laadun taikka tarjottavan tavaran tai palvelun yleisen nimityksen, ei voida pitää yksilöivänä muuta kuin siinä tapauksessa, että se on vakiintunut.

Jos toiminimi rekisteröidään käyttämällä toimialaa ”yleistoimiala”, josta ei lainkaan käy ilmi harjoitettava toiminta, toiminimen yksilöivyyden arviointi ei onnistu. Tavaramerkkien erottamiskyky arvioidaan rekisteröintiprosessissa suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joille merkkiä ollaan rekisteröimässä.

Vaikka toiminimeä rekisteröivä ilmoittaisi rekisteröintiprosessissa myös tosiasiallisen toimialansa, jättää yleistoimiala kuitenkin avoimeksi sellaisia toimintamuotoja, joille toiminimi ei enää olekaan yksilöivä. Nykyistä tilannetta ei tässäkään suhteessa voi pitää parhaana mahdollisena.

Osittaiskumoaminen mahdollistettava
Mielestäni on tarvetta kriittisesti tarkastella nykyistä TNimiL 19 §:ää ja muuttaa lakia niin, että osittaiskumoaminen tulee mahdolliseksi. Esimerkiksi käyttämättömyystilanteissa toiminimenhaltijan liian laajaan suojaamiseen ei mielestäni ole syytä.
Toiminimen käyttämättömyys toimialasta ilmeneville tietyille palveluille on osoitus siitä, että ne eivät ole haltijalleen tärkeitä. Kumoaminen sitä vastoin saattaa olla hyvin tärkeää esimerkiksi tavaramerkin rekisteröintiä hakevalle.

”Yleistoimiala” on ongelma monessa suhteessa. Vastakkain on kaksi intressiä: yhtäältä joustava osakeyhtiömuodossa harjoitettava elinkeinotoiminta puoltaa sitä, että toimiala voidaan määritellä mahdollisimman väljästi, mutta toisaalta tunnusmerkkioikeudellisesti tämä on ongelmallista. Kysymys on kahden erisuuntaisen intressin punninnasta.

Yleistoimiala ei ilmene suoraan OYL:sta vaan sen esitöistä. OYL:n 2 luvun 3 §:n mukaan yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiön toimiala. Tarvetta OYL:n muutokseen ei näin ollen ole, vaan osakeyhtiöiden toimialojen rekisteröinti voidaan muuttaa oikeuskäytännön kautta.

Lähtökohdastani johtuen olen taipuvainen näkemään asian tunnusmerkkioikeudellisesta näkökulmasta. Käsitykseni on se, että elinkeinotoimintaa vaikeuttamatta toiminimien rekisteröintikäytäntöä olisi mahdollista muuttaa siten, että toimialat määriteltäisiin laajoiksi, mutta kuitenkin sellaisiksi, että niistä kävisi ilmi millä toimialalla yhtiö toimii.

Kun määritelmät olisivat laajoja, ei niiden yleistoimialaa suppeammasta määrittelystä uskoakseni olisi haittaa liiketoiminnalle. Yhtiöjärjestyksessä ilmoitetun toimialan laajentaminen on aina mahdollista. Jos lisäksi osittaiskumoaminen tulisi mahdolliseksi, olisi liian laajaksi ja käyttämättömäksi jääneen toimialan osan poistaminen mahdollista. Näkemykseni mukaan tällainen ratkaisu palvelisi molempia intressejä.

Toivon, että kirjoitukseni herättää ajatuksia. Toiminimien nykyinen rekisteröintikäytäntö antaa aihetta uuteen keskusteluun.

Markku Tuominen
OTL, VT, Benjon Oy

Toiminimilaki 2.2.1979/128 (TNimiL)
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 (OYL)
Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7 (TMerkkiL)

Ks. Finlex-tietopankki, ajantasainen lainsäädäntö:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/