Yhdysvaltain patenttilakia uudistetaan

(IPRinfo 1/2006)

Yhdysvaltain patenttilain uudistamisella tavoitellaan laadukkaampia patentteja ja turhien oikeudenkäyntien karsimista.

Yhdysvaltain patenttilain uudistushanke sisältää merkittäviä muutoksia. Uudistamisen alkusysäyksenä on osaltaan toiminut sikäläisen patenttijärjestelmän viime vuosina saama kritiikki, joka liittyy niin myönnettyjen patenttien laatuun kuin patenttioikeudenkäyntien ongelmiin. Vuonna 2003 Yhdysvaltain kauppakomissio (FTC) julkaisi raportin To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy. Vuonna 2004 ilmestyi puolestaan Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemian raportti A Patent System for the 21st Century. 

Raporttien sanoma oli yhteinen: Yhdysvaltain patenttijärjestelmä kaipaa uudistusta. Myönnettyjen patenttien laadussa olisi parantamisen varaa, sillä esimerkiksi maan patenttiviraston (USPTO) arvion mukaan noin viidessä prosentissa myönnetyistä patenteista on ainakin yksi patenttivaatimus, joka mitätöitäisiin oikeudessa. 

Toisaalta taas pitkiksi venyneet ja kalliit patenttioikeudenkäynnit ovat joidenkin arvostelijoiden mielestä alkaneet tukahduttaa kilpailua ja innovointia. Yhdysvaltain käsittelyssä oleva patenttilain muutosesitys H.R. 2795 pohjautuukin paljolti näissä raporteissa esitettyihin parannusehdotuksiin. 

Patenttien laatu korkeammaksi

Tehokkainkaan patenttiviranomainen ei aina löydä kaikkea patenttihakemuksen kannalta oleellista ”tunnettua tekniikkaa”. Jotta myönnettävien patenttien laatu voidaan pitää korkeana, on hyvä olla olemassa mekanismi, jolla myös kolmas osapuoli voi tarvittaessa ilmoittaa patenttiviranomaiselle merkityksellisenä pitämästään estemateriaalista. 

Yhdysvalloissa kolmannella osapuolella on kalliiden ja aikaa vievien oikeudenkäyntien lisäksi nykyisin käytössään vain uudelleentutkintamenettely myönnetyn patentin lainvoimaisuuden kiistämiseen. Uudelleentutkinnassa on kuitenkin vakavia puutteita, jotka rajoittavat sen hyödyllisyyttä. 

Ex parte -tyyppisessä uudelleentutkinnassa kolmannen osapuolen mahdollisuudet tulla kuulluksi prosessin aikana ovat hyvin rajalliset. Inter partes -tyyppisessä uudelleentutkinnassa taas tutkintaa pyytänyt osapuoli menettää oikeuden käyttää argumenttejaan mahdollisessa myöhemmässä oikeusjutussa kuten mitättömyyskanteessa.

Väitemenettely käyttöön

Ehdotettu lainmuutos pyrkii korjaamaan tilannetta ottamalla käyttöön väitemenettelyn (uudet lain kohdat 35 U.S.C. §321–340). Väitemenettely vastaisi pitkälti esimerkiksi Euroopan patenttivirastossa EPOssa käytössä olevaa menettelyä. Väiteaika olisi 9 kuukautta patentin myöntämisestä, ja Yhdysvaltain patenttivirasto vastaisi väitteen käsittelemisestä. Se olisi tyypillisissä tapauksissa velvollinen antamaan päätöksensä 12 kuukauden kuluessa väitekäsittelyn alkamisesta. 

Toisin kuin uudelleentutkinnassa, väitteen todisteiksi kelpaisivat kirjallisten julkaisujen lisäksi myös esimerkiksi asiantuntijoiden lausunnot. Patenttiviraston päätökseen voisi hakea muutosta tavalliseen tapaan liittovaltion valitustuomioistuimelta. Kaiken kaikkiaan ehdotettu väitemenettely vaikuttaa edulliselta ja nopealta vaihtoehdolta mitättömyyskanteelle, ja se korjaisi uudelleentutkinnan puutteita.

Muutoksella myös parannettaisiin patenttiviraston tutkijoiden mahdollisuuksia saada kaikki relevantti materiaali, sillä lakiin on ehdotettu lisättäväksi säännös (35 U.S.C. §122(e)), joka mahdollistaisi sen, että kolmas osapuoli saattaisi potentiaalisen esteaineiston patenttiviraston tietoon jo hakemuksen tutkimisen aikana. Tämä julkisen kommentoinnin ajanjakso olisi tyypillisesti kuusi kuukautta hakemuksen julkistamisesta. Esteaineiston jättäminen olisi maksullista, ja toimitetun materiaalin merkitys hakemukselle olisi selitettävä. 

Tätä muutosehdotuksen kohtaa sivuaa myös USPTO:n äskettäin antama ilmoitus avoimen lähdekoodin yhteisön kanssa aloitetusta yhteistyöprojektista . Tarkoituksena on luoda palvelu, jossa halukkaat voivat rekisteröityä vastaanottamaan sähköisen ilmoituksen patenttivirastolta aina, kun tietyt hakukriteerit täyttävä patenttihakemus tulee julkiseksi. Tällöin he voivat perehtyä hakemukseen hyvissä ajoin ja tarvittaessa ilmoittaa patenttivirastolle relevantiksi katsomastaan estemateriaalista.

Perusteettomat mitättömyyskanteet vähemmälle

Yhdysvalloissa, kuten muuallakin, loukkauskanteeseen vastataan usein mitättömyyskanteella, mikä osaltaan pitkittää patenttioikeudenkäyntejä. Yhdysvaltain patenttilaissa on kuitenkin erityspiirteitä, joita arvostelijoiden mielestä käytetään yleisesti väärin aiheettomien mitättömyyskanteiden perusteena. 

Patenttilain muutosehdotus pyrkii parannuksiin myös tältä osin. Nykyisessä patenttilaissa (35 U.S.C. §112) edellytetään, että hakemuksessa tuodaan esiin sen jättöhetkellä keksijän tiedossa ollut keksinnön paras toteutusmuoto. Jos tämä puuttuu hakemuksesta, ainakin osa patenttivaatimuksista saatetaan mitätöidä. 

Parhaan toteutusmuodon määrittäminen on kuitenkin pitkälle subjektiivista, joten nykyisin suosittu keino puolustautua patentinloukkaussyytteeltä on pyytää patentin mitätöintiä väittämällä, että patentissa ei tuoda esiin keksijän tiedossa ollutta keksinnön parasta toteutusmuotoa. Vaikka mitätöintikanne ei menestyisikään, se kuitenkin pidentää oikeudenkäyntiä ja nostaa jo ennestäänkin korkeita kustannuksia. Patenttilaista ehdotetaan poistettavaksi parhaan toteutusmuodon vaatimus.

Vilpittömyysvelvollisuus molemmille osapuolille

Nykyisissä patenttimääräyksissä (37 U.S.C. §1.56) edellytetään hakijalta vilpittömyyttä toimissaan Yhdysvaltain patenttiviraston kanssa. Tuomioistuimet ovat velvolliset mitätöimään koko patentin, jos voidaan näyttää toteen, että hakija on toiminut vilpillisesti. 

Vilpillisyydeksi tulkitaan se, että hakija on hakuvaiheessa tietoisesti salannut patenttivirastolta informaatiota, joka olisi ollut oleellista hakemuksen patentoitavuuden kannalta. Käytännössä tämä liittyy usein siihen, että hakija on jättänyt ilmoittamatta tiedossa olleen tunnetun tekniikan tai on ilmoittanut sen harhaan johtavalla tavalla esimerkiksi jättämällä kääntämättä oleellisia kohtia vieraskielisestä julkaisusta. 

Tällaisella perusteella nostettu mitättömyyskanne on ollut ehkä liiankin suosittu puolustautumiskeino loukkauskanteita vastaan. Liittovaltion valitustuomioistuimen mukaan hakijan vilpillisyyteen pohjautuvat perusteettomat mitättömyyskanteet ovat jo rasite oikeusjärjestelmälle, ja ne nostavat oikeudenkäyntikustannuksia merkittävästi.

Muutosehdotuksessa esitetään vilpittömyysvelvollisuuden sälyttämistä riitajutun molemmille osapuolille. (ehdotuksen kohdat 35 U.S.C. §136-137). Ennen kaikkea nämä muutokset siirtäisivät vilpillisyyskysymysten ratkaisemisen useimmiten tuomioistuimilta patenttivirastolle, jolloin tällaisissa tapauksissa loukkauskanteeseen ei enää voisi vastata hakijan vilpillisyyteen perustuvalla mitättömyyskanteella.

Lisenssikorvauksen muutos polemiikin kohteena

Patenttilain muutosehdotuksen kiistanalaisimmat kohdat liittyvät patentinloukkauksesta määrättävien sanktioiden lieventämiseen tietyissä tilanteissa. Näiden muutosehdotusten taustalla lienee ennen kaikkea IT-teollisuus, jonka riesana niin sanotut ”patenttipeikot” ovat viime vuosina olleet. Toisaalta esimerkiksi bio- ja lääketeollisuus vastustaa voimakkaasti näitä lievennyksiä.

Nykyisen lain mukaan patentinloukkauksesta määrättävien vahingonkorvausten vähimmäismääränä on kohtuullinen lisenssikorvaus (35 U.S.C. §284). Vallitsevan käytännön mukaan puolestaan kohtuullisen lisenssikorvauksen laskentaperusteena on summa, johon halukkaat lisenssinantaja ja lisenssinsaaja olisivat päätyneet kuvitteellisessa lisenssineuvottelussa ensimmäisen patentinloukkauksen hetkellä. 

Summan määrittämisessä tuomioistuin käyttää apuna esimerkiksi kyseisen teollisuudenalan markkinasuhdanteita ja loukatun tuotteen tai prosessin todennäköistä kysyntää. Myös patenttia loukkaamattomien vaihtoehtojen olemassaolo vaikuttaa loppusummaan.

Muutosehdotuksessa esitetään, että tuomioistuimen olisi kohtuullista lisenssikorvausta määrittäessään otettava lisäksi huomioon itse loukatun keksinnön arvon osuus erotuksena patentinloukkaajan tekemien parannusten tai lisäpiirteiden arvon osuudesta sekä erotuksena patentinloukkaajan ottamien liiketoimintariskien arvon osuudesta. Oletettavasti lainmuutos johtaisi vähimmäiskorvaustason laskuun.

Kolminkertaisen korvauksen riski pienenee

Lisäksi Yhdysvalloissa tuomioistuin voi nykykäytännön mukaan korottaa vahingonkorvaukset harkintansa mukaan enimmillään kolminkertaisiksi, mikäli patentinloukkauksen katsotaan olleen tahallista. Tahallisuudeksi katsotaan se, että loukkaus tehtiin tietoisena patentin olemassaolosta. 

Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa loukkaaja on ollut tietoinen patentista, mutta samalla vilpittömästi siinä käsityksessä, ettei loukkaa sitä. Tähän asti vilpittömän uskon osoittamiseksi on pitänyt hankkia esimerkiksi yhdysvaltalaiselta asiamieheltä kirjallinen lausunto, jossa tämä perustelee sitä, miksi kyse ei ole patentinloukkauksesta. Tyypillisesti tämän lausunnon laatiminen on kallis ja aikaa vievä toimenpide.

On väitetty, että nykykäytännön seurauksena monet USA:ssa toimivat yritykset ovat alkaneet kieltää henkilöstöään lukemasta patenttijulkaisuja ollenkaan. Päämääränä on välttää syytökset siitä, että yrityksessä olisi oltu tietoisia jostakin loukatuksi tulleesta patentista, ja sitä kautta minimoida riski siitä, että mahdollinen patentinloukkaus voitaisiin osoittaa tahalliseksi. Tämä on luonnollisesti ristiriidassa patenttijärjestelmän perimmäisen tarkoituksen kanssa.

Tilanteen korjaamiseksi patenttilakiin (35 U.S.C. §284) ehdotetaan lisäyksiä, joiden mukaan patentinloukkauksen tahallisuuden osoittamiseksi patentinhaltijan pitää todistaa, että loukkaaja 
o syyllistyi loukkaukseen vastaanotettuaan varoituskirjeen patentinhaltijalta, tai 
o tahallisesti kopioi keksinnön tietoisena siitä, että se oli patentoitu, tai 
o jatkoi oleellisesti samaa loukkausta, josta se oli tuomittu jo aiemmin. 

Lisäksi patentinloukkausta ei jatkossakaan voitaisi pitää tahallisena, jos loukkaaja oli tietoon perustuen toiminut vilpittömässä uskossa. 

Toisin kuin nykykäytännössä lainopillisen neuvonantajan kirjallinen lausunto ei kuitenkaan enää olisi välttämätön vilpittömyyden osoittamiseksi, vaikkakin se säilyisi edelleen yhtenä tapana osoittaa vilpittömyys. Kaiken kaikkiaan ehdotettujen muutosten seurauksena riski tulla tuomituksi kolminkertaisiin vahingonkorvauksiin oletettavasti pienenisi merkittävästi.

Kieltotuomioon ei muutoksia

Nykyisen patenttilain (35 U.S.C. §283) mukaan tuomioistuin saa määrätä kieltotuomion sellaisessa tapauksessa, jossa se tuomioistuimen harkinnan perusteella näyttää oikeudenmukaiselta. Kieltotuomio voi aiheuttaa hyvinkin vakavia taloudellisia tappioita sen kohteeksi joutuneelle yritykselle. Nykyjärjestelmän arvostelijoiden mielestä kieltotuomioita annetaan tänä päivänä liian kevyin perustein, jopa lähes automaattisesti. Esimerkiksi IT-teollisuus on syyttänyt ”patenttipeikkoja” siitä, että ne käyttävät kieltotuomion uhkaa kiristystarkoituksessa.

Muutosehdotuksen alkuperäisessä versiossa kieltotuomioita koskevaan lain kohtaan oli lisätty säännös, jonka mukaan tuomioistuimen olisi otettava huomioon kaikkien osapuolten intressit, sekä lykättävä sellaista kieltoa, johon on haettu muutosta, jos tästä todistettavasti ei aiheutuisi korvaamatonta vahinkoa patentinhaltijalle. 

Ehdotus on kuitenkin osoittautunut kiistanalaiseksi, ja muutosehdotuksen viimeisimmästä versiosta se on poistettu todennäköisesti bio- ja lääketeollisuuden vastustuksen vuoksi. 

Toisaalta maaliskuussa 2006 korkeimman oikeuden kuultavaksi tulee oikeusjuttu eBay vs. MercExchange, jossa ratkotaan kieltotuomion antoperusteita. On varsin mahdollista, että vaikka kiellon lykkäämiseen liittyvä muutosehdotus jäisikin pois laista, korkein oikeus saattaa aikanaan päätyä samankaltaiseen lopputulokseen, josta puolestaan muodostuu ennakkotapaus.

First-to-file pääsäännöksi

Osa patenttilain muutosehdotuksesta liittyy lainsäädännön saattamiseen yhdenmukaiseksi kansainvälisen käytännön kanssa. Yksi on siirtyminen käytäntöön, jossa patentti myönnettäisiin sille, joka ensimmäisenä sitä hakee. 

Tähän saakka USA:n patenttijärjestelmän erikoisuutena on ollut käytäntö, jossa patentti myönnetään sille, joka teki keksinnön ensimmäisenä. Alkuperäisenä tarkoituksena on ollut suojata yksittäistä keksijää, jolla ei välttämättä ole resursseja kiirehtiä patenttihakemuksen kanssa. 

Käytännössä menettely usein johtaa kalliisiin oikeusriitoihin siitä, kuka teki keksinnön ensimmäisenä, ja siten se loppujen lopuksi saattaa suosia suuryrityksiä, joilla on enemmän resursseja oikeudenkäynteihin. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna muutos olisi tervetullut.

”Sukellusvenepatentit”poistuvat

Myös Yhdysvalloissa patenttihakemukset tulevat nykyisin julkisiksi pääsääntöisesti 18 kuukauden kuluttua niiden jättämisestä. Poikkeuksena on tilanne, jossa hakija pyytää hakemuksen julkaisematta jättämistä ja vahvistaa, että keksinnölle ei ole haettu eikä tulla hakemaan patenttia USA:n ulkopuolella (35 U.S.C. §122(b)). 

Muutosehdotuksessa tämä poikkeus poistettaisiin, ja tukittaisiin siten viimeinenkin mahdollisuus ”sukellusvenepatentteihin” eli patentteihin, jotka ovat olleet koko hakuvaiheensa – jatkohakemusten ansiosta mahdollisesti vuosikymmeniä – salaisia patentinhaltijan odottaessa jonkun tuovan markkinoille loukkaavan tuotteen voidakseen sitten vaatia korvauksia.

Kuten jo näiden muutamien pääkohtien kuvauksesta ilmenee, patenttilain muutosesitys on varsin laaja. Lakiehdotus esitettiin kongressin edustajainhuoneelle kesäkuussa 2005, mutta sen käsittely on kesken, eikä senaatti vielä ole reagoinut asiaan juuri ollenkaan. 

Toisaalta lakiesityksellä näyttäisi olevan kannatusta molemmissa poliittisissa leireissä. Lisäksi sen taustalla on merkittäviä intressiryhmiä muun muassa ohjelmisto-, bio- ja lääketeollisuudesta, jotka muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ovat pitkälti yksimielisiä esityksen sisällöstä. Toistaiseksi näyttääkin melko todennäköiseltä, että ehdotus tulee lähivuosina menemään ainakin osittain läpi.

Mika Heino
Patenttiasiamies
Papula-Nevinpat Oy 

———————————————–
Yhdysvaltain patenttiviraston (USPTO) sivulla linkit voimassaoleviin patentteja koskeviin säännöksiin
http://www.uspto.gov/web/patents/legis.htm

—————————————————
Aihepiiriä koskevia aiempia artikkeleita IPRinfo-lehdessä:
Mikko Alkio: Patenttijärjestelmän häiriöt haittaavat kilpailua. Raportti Yhdysvaltain kilpailu- ja patenttioikeuden yhteentoimivuudesta. (IPRinfo 2/2004)
Aura Soininen: Yhdysvaltain patenttijärjestelmä murroksessa – ”A Patent system for the 21th Century” (IPRinfo 3/2004)