-verkkolehtiTiivistelmä 29.11.2010 / MHH
Oy Gustav Paulig Ab:n ja Paulig Oy:n (jäljempänä Paulig-yhtiöt) päätuote on kahvi. Kaikissa yhtiöiden tuotteissa käytetään PAULIG-tavaramerkkiä.
Robert Paulig (jäljempänä RP) on Coffeelings Oy, Gilvaria Oy ja Oy Contest Ab (jäljempänä myös RP:n yhtiöt) yhtiöiden omistaja ja johtaja. Vuodesta 1987 Gilvaria Oy on harjoittanut aputoiminimellään Robert´s Coffee Company paahtimo- ja kahvilatoimintaa. Myös muut kaksi yhtiötä myyvät kahvituotteita.
Oy Contest Ab:n ja Oy Gustav Paulig Ab:n välillä oli 20.4.1994 tehty yhteistyösopimus, jonka mukaan Oy Contest Ab ei saanut käyttää tavaramerkkejä, jotka viittasivat Paulig-yhtiöiden tavaramerkkeihin. Sopimus oikeutti Oy Contest Ab:n käyttämään tavaramerkkiä PAULIG muodossa ”by Robert Paulig” joko nimikirjoituksena tai painokirjaimin. Käyttöoikeutta ei ollut sopimuksen päätyttyä peruutettu eikä tavaramerkin käyttö näissä muodoissa ollut riidan kohteena. Sopimus antoi RP-yhtiöille myös käyttö-oikeuden tavaramerkkiin ROBERT PAULIG ilman sanaa ”by” silloin kun tavaramerkki oli nimikirjoitusmuodossa.
Myöhemmin sana ”by” oli jätetty pois Robert Pauligin johtamien yhtiöiden markkinoinnista. Lisäksi RP yhtiöt olivat käyttäneet kahvituotteiden pakkauksissa tunnusta ”The ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS”.
Paulig-yhtiöt nosti 27.10.2004 kanteen Helsingin käräjäoikeudessa tavaramerkki- ja toiminimioikeuden loukkaamisesta. Kanteen mukaan Robert Pauligin yhtiöiden ”by”-sanaa sisältämättömät tavaramerkit estivät ja heikensivät Paulig yhtiöiden tavaramerkkeihin ja toiminimeen perustuvan yksinoikeuden toteutumista, heikensivät olennaisesti niiden arvoa ja merkitystä sekä antoivat kuluttajien ymmärtää, että tuotteet kuuluivat Paulig-yhtiöiden tuoteperheeseen.
RP:n yhtiöt katsoivat KäO:ssa, että niillä oli tunnusten ”The ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS ” ja ”ROBERT PAULIG” käyttöön hyväksyttävä syy mm. Robert Pauligin henkilönimen takia. RP:n yhtiöt nostivat 28.2.2006 vastakanteen, jossa se vaati KäO:ta vahvistamaan, että Paulig-yhtiöt olivat menettäneet kielto-oikeutensa tavaramerkkiin ja nimeen ROBERT PAULIG sen eri muodoissa tavaramerkkilain 9 §:n mukaisen passiivisuuden, sopimuksen ja konkludenttisen hyväksynnän perusteella.
KäO hylkäsi kanteen ja vahvisti, että Paulig-yhtiöt olivat menettäneet kielto-oikeutensa TMerkkiL 9 §:n perusteella.
Paulig-yhtiöt valittivat Helsingin hovioikeuteen toistaen KäO:ssa esitetyt vaatimukset.
HO:n mukaan Paulig-yhtiöt olivat reagoineet tunnusten käyttöön kohtuullisessa ajassa. Paulig-yhtiöt olivat havainneet ko. tunnusten käytön vuonna 2003 ja nostaneet kanteen vuonna 2004. Paulig-yhtiöt eivät olleet menettäneet kielto-oikeuttaan passiivisuuden perusteella. HO:n mukaan asiassa ei ollut ilmennyt myöskään seikkoja, joiden perusteella yhtiöt olisivat antaneet hiljaisen suostumuksensa tunnusten käyttämiseen.
HO hyväksyi KäO:n perustelut siltä osin, että eurooppaoikeuden etusijan takia direktiiveille on annettava tulkintavaikutus, kun sovelletaan kansallista lainsäädäntöä. Tavaramerkkilain 4 § on tulkittava huomioiden tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan rajoitus.
HO katsoi KäO:n tavoin, että riidanalaiset tavaramerkit olivat TMerkkiL 6 § 1 tai 2 momentin mukaisesti sekoitettavissa Paulig-yhtiöiden merkkeihin.
HO:n mukaan ”The ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS” erottui selkeästi JAHWA-CAHWA-juoman ja Watsa-kahvin pakkauksista. Tunnuksia oli käytetty logonomaisesti tavalla, joka voi synnyttää vaikutelman tuotteiden yhteydestä Paulig-yhtiöihin. Johtopäätöstä tuki HO:n mukaan se, että markkinatutkimuksen perusteella enemmistö vastaajista yhdistää nimen Robert Paulig Gustav Pauligiin tai Pauligiin. Kun arvioidaan laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa, riittää, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa.
RP:n johtamat yhtiöt olivat käyttäneet tunnuksia harhaanjohtavasti siten, että niiden perusteella voi syntyä vaikutelma liikesuhteesta Paulig-yhtiöiden kanssa. RP:n yhtiöt olivat siten perusteettomasti hyödyntäneet tavaramerkin PAULIG erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta ja heikentäneet Paulig-yhtiöiden tavaramerkkien arvoa.
HO vahvisti, että Coffeelings Oy, Gilvaria Oy ja Oy Contest Ab olivat loukanneet Paulig-yhtiöiden tavaramerkkejä ja Paulig-toiminimidominanttia. HO kielsi RP:n yhtiöitä käyttämästä iskulausetta ”The ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS” ja tunnusta ”ROBERT PAULIG” tavaramerkkinä.
HO:n mukaan loukkaukset eivät olleet tahallisia tai tuottamuksellisia. HO arvioi goodwill-arvon ja erottamiskyvyn heikkenemisestä aiheutuvan vahingon määrän vastaavan Paulig-yhtiöiden vaatimia määriä ja velvoitti Coffeelings Oy:n ja Oy Contest Ab:n suorittamaan korvauksia.
Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa.