Uutiset
OHIMin oikeudellinen virhe pysytti yhteisömallin voimassa - EU:n yleisen tuomioistuimen ratkaisu - 21.06.2010
Euroopan unionin yleinen tuomioistuin, 12.5.2010.
Asia T-148/08
Beifa Group Co. Ltd v. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV, engl. OHIM) ja Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH & Co. KG
Yhteisömalliasetus 6/2002, 24 art ja 25 artikla 1 kohta e-alakohta (yhteisömallin julistaminen mitättömäksi)
Beifa Group Co. Ltd (Beifa) on kiinalainen toimistotarvikkeita valmistava konserni. Se oli tehnyt 27.5.2005 yhteisömalleja koskevan rekisteröintihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHV). Hakemus koski mm.korostuskynää koskevaa mallia. Beifa perusteli hakemuksensa mallia koskevalla etuoikeudella, joka johtui 5.2.2005 Kiinassa viranomaiselle toimitetusta saman mallin aikaisemmasta rekisteröintihakemuksesta. Korostuskynän malli rekisteröitiin yhteisömalliksi numerolla 352315-0007.
Tapauksen väliintulija, saksalainen kirjoitusvälineiden valmistaja Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH & Co. KG (Stabilo) oli hakenut(2006) Beifan mallin julistamista mitättömäksi. Stabilo väitti sen aikaisemman Saksassa kirjoitusvälineille rekisteröidyn tavaramerkin olevan mitättömyysperuste ja este Beifan mallin voimassa pitämiselle.
Harmonisointiviraston mitättömyysosasto oli hyväksynyt 24.6.2006 Stabilon väitteen ja julistanut Beifan mallin mitättömäksi. Sen mielestä riidanalaisessa mallissa oli käytetty aikaisempaa tavaramerkkiä siten, että malliin kuului merkki, jolla oli kaikki tämän aikaisemman tavaramerkin kolmiulotteiselle muodolle ominaiset seikat. Mallin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat olivat samat ja sekoitettavissa kohdeyleisön keskuudessa.
Yhteisömalliasetuksen mukaan yhteisömalli voidaan mitätöidä, jos siinä on käytetty erottamiskykyistä merkkiä ja merkinhaltijalla on yhteisön tai soveltuvan jäsenvaltion lain mukaan kieltää merkin käyttö (25 art.1 e). Koska väliintulijalla oli Saksan merkkilain (Markengesetz) perusteella oikeus kieltää riidanalaisessa mallissa käytetyn merkkinsä käyttö, Beifan malli oli mitätöity.
Valituslautakunta oli pysyttänyt mitättömyysosaston päätöksen. Sen mielestä tapauksessa sovellettu sääntö ei edellyttänyt, että aikaisempi merkki toistetaan samassa muodossa myöhemmässä yhteisömallissa. Riittää, että tämä merkki sisältyy sellaisenaan kyseiseen malliin. Lisäksi tavaramerkin ominaiset seikat olivat tunnistettavissa mallista, joten pienillä eroilla ei ollut lautakunnan mukaan väliä. Lautakunta oli lisäksi todennut, että koska Saksan toimivaltaiset viranomaiset eivät olleet julistaneet aikaisempaa merkkiä mitättömäksi, sitä oli pidettävä erottavana merkkinä.
Beifa valitti ratkaisusta unionin yleiseen tuomioistuimeen (EUYT) ja vaati, että se kumoaa päätöksen ja palauttaa mitättömyysväitteet tutkittavaksi SMHV:oon.
Beifan mukaan erottavan merkin hakija ei voinut vedota yhteisömalliasetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaan silloin kun myöhemmässä mallissa ei käytetä aikaisempaa merkkiä vaan samankaltaista merkkiä. Yleisen tuomioistuimen mielestä oikeuskäytännöstä kävi kuitenkin ilmi, että kyseessä voi olla merkin käyttö, kun poistetut tai lisätyt osatekijät ovat toisarvoisia. Tällöin riidanalaisesta yhteisömallista voi puuttua joitakin merkin osatekijöitä tai siihen voi olla lisättynä muita osatekijöitä. Riittää, että merkit ovat sekoitettavissa niiden kohdeyleisön keskuudessa. Tuomioistuin hylkäsi yhteisömalliasetuksen tulkintaa koskevan kanneperusteen.
Beifa väitti myös, että valituslautakunnan olisi myös pitänyt tutkia kantajan esittämän vaatimuksen aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä, koska aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity yli viisi vuotta ennen mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekemistä. Tuomioistuin totesi Saksan Markengesetzin ja oikeuskäytännön perusteella, että kantajalla oli ollut oikeus vaatia SMHV:ssa, että väliintulija esittää näytön aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.
Kantajan mitättömyysosastolle esittämissä huomautuksissa ei kuitenkaan ollut esitetty minkäänlaista nimenomaista vaatimusta tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta. Sen huomautuksissa ei myöskään ollut viitattu kysymykseen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Kantaja oli viitannut tähän kysymykseen ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnalle tekemässään muistiossa. Tällaista vaatimusta ei voitu huomioida, koska se oli esitetty ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnassa.
Kolmantena kanneperusteenaan Beifa väitti, että vaikka SMHV:n elinten tulkinta yhteisömalliasetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohdasta olisi asianmukainen, valituslautakunta oli soveltanut säännöstä virheellisesti. Kantajan mukaan lautakunta ei ollut pyrkinyt yksilöimään asian kohdeyleisöä tai huomioinut tavaran muodosta muodostuvien tavaramerkkien heikkoa erottamiskykyä, eikä se ollut vertaillut aikaisempaa tavaramerkkiä ja riidanalaista mallia kokonaisuutena tai arvioinut sitä, olivatko merkki ja malli sekoitettavissa. Beifan mielestä tuomioistuimen olisi pitänyt todeta, ettei sekaannusvaaraa ole.
Yleinen tuomioistuin hyväksyi kolmannen kanneperusteen. Se ei kuitenkaan perustanut ratkaisuaan suoraan Beifan väitteisiin. Tuomioistuin totesi, että se ei ole sidottu pelkästään asianosaisten argumentteihin, koska se saattaisi joutua tällöin perustamaan ratkaisunsa virheellisiin oikeudellisiin näkökohtiin.
Aikaisemman Stabilon tavaramerkin rekisteröintitodistus osoitti, että sen merkki oli kuviomerkki. SMHV:ssä käydyn menettelyn aikana kaikki asianosaiset olivat tästä yhtä mieltä. Mitättömyysosasto kuitenkin viittasi päätöksessään aikaisemman tavaramerkin kolmiulotteiseen muotoon. Tuomioistuimen mielestä osasto vertaili päätöksessään mallia ja kolmiulotteista tavaramerkkiä, jota päätöksessä ei ollut yksilöity.
Stabilo oli vedonnut mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksensa tueksi aikaisempaan tavaramerkkiin sekä kolmiulotteiseen tavaramerkkiin, joka oli rekisteröity Saksassa numerolla 02911311. Mitättömyysosasto ei ollut kuitenkaan yksilöinyt päätöksessään kolmiulotteista merkkiä. Valituslautakunta ei ollut oikaissut mitättömyysosaston virhettä, vaan oli toistanut mitättömyysosaston toteamat aikaisemman tavaramerkin piirteet. Yleinen tuomioistuin totesi, että valituslautakunta perusti päätöksensä mallin ja sellaisen merkin vertailulle, joka ei ollut sama kuin aikaisempi tavaramerkki. Valituslautakunta oli tehnyt oikeudellisen virheen ja päätös oli kumottava.
Koska mitättömyysperusteen tarkastelu edellytti riitautetun yhteisömallin vertailua erottavan merkin kanssa, Beifan vaatimuksen mukaan EUYT:n olisi pitänyt lausua kysymyksestä, jota SMHV ei ollut tarkastellut. Tuomioistuimen mielestä kantajan intressit turvattiin riidanalaisen päätöksen kumoamisella ilman että asia palautettaisiin SMHV:oon.
(IAL)
Euroopan unionin tuomioistuinten ratkaisujen hakusivu. Asian numerolla löytyvät kaikki sitä koskevat julkiset asiakirjat. Ratkaisun numero on T-148/08.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi
