Vilpillinen mieli ja tavaramerkkipiratismi EU:ssa ja Kiinassa

Toisinaan sattuu tilanteita, joissa havaitaan jonkun ulkopuolisen rekisteröineen yrityksen tavaramerkin omiin nimiinsä. Tämä tavaramerkkipiratismiksikin nimitetty ilmiö on valitettavan yleinen Kiinassa, mutta siihen törmää myös muissa maissa. Ongelman vakavuus on Kiinassa kuitenkin aivan toista luokkaa muihin maihin verrattuna.

Kuuluisina esimerkkeinä tavaramerkkipiratismista voidaan mainita ensinnäkin STARBUCKS-tapaus. Siinä Sergey Zuikov niminen henkilö rekisteröi tavaramerkin STARBUCKS Venäjällä vaatien siitä Starbucks Corporationilta 600 000 dollarin korvausta. Toisena esimerkkinä voidaan mainita Proview Technologyn Kiinassa rekisteröimä tavaramerkki iPad. Apple Inc. tarjosi merkistä rekisteröinnin haltijalle 16 miljoonaa dollaria haltijan vaatiessa siitä 400 miljoonaa dollaria. Lopulta Apple Inc. suostui maksamaan rekisteröinnistä 60 miljoonaa dollaria.  

Tavaramerkkipiraatti pyrkii rekisteröimään merkin ennen sen oikeaa haltijaa tietäen, että merkki kuuluu toiselle. Tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen tavaramerkkipiraatti voi myydä merkin sen oikealle haltijalle, myydä tuotteita merkillä varustettuna harhauttaen kohderyhmän edustajia luulemaan, että kyse on aidoista tuotteista. Piraatti voi myös nostaa kanteen tavaramerkin oikeaa haltijaa vastaan pitääkseen tämän poissa markkinoilta tai käyttää merkkiä toisenlaisille tavaroille tai palveluille kuin ne, joille tavaramerkin oikea haltija merkkiään käyttää.

Tavaramerkin tunnettuus lisää huomattavasti vilpillisessä mielessä tapahtuvia tavaramerkkirekisteröintejä, mutta myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat joutua tavaramerkkipiratismin kohteeksi. Internet on ollut omiaan lisäämään ongelmia, koska yhdessä maassa käytössä oleva tavaramerkki näkyy kaikkialla toimien hyvänä tietolähteenä vilpillisille toimijoille.

Tavaramerkinhaltijan vaikea asema

Yleisenä suosituksena tavaramerkinhaltijalle on, että tavaramerkki tulisi suojata paitsi niissä maissa, joissa tavaramerkinhaltija toimii, mutta myös maissa, joihin liiketoiminta suuntautuu lähitulevaisuudessa. Tällaisella ideaalisella toimintatavalla on kuitenkin usein käytännön tuomia rajoituksia. Kaikilla tavaramerkinhaltijoilla ei ole riittäviä taloudellisia resursseja kattavan suojauksen rakentamiseksi. Lisäksi liiketoiminnan alueellista laajentumista on toisinaan vaikeaa ennustaa ja usein liiketoiminnan laajentuminen tulee yllätyksenä tavaramerkkisuojauksesta vastaavalle, jolloin tavaramerkkisuojaus on maantieteellisesti puutteellinen.

Oman haasteensa tuo uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja tavaramerkkisuojauksen luokituksellinen aukollisuus. Koska tavaramerkkirekisteröinti voidaan kumota maasta riippuen 3-5 vuoden käyttämättömyyden perusteella, eivät yritykset mielellään hae rekisteröintejä varastoon. Rekisteröintien ylläpitäminen aiheuttaa myös kuluja uudistusmaksujen muodossa. Tavaramerkinhaltija on näin ollen vaikeassa tilanteessa tavaramerkkipiraatteihin nähden.

Rekisteröinnin kumoaminen vilpillisen mielen perusteella

Kun tavaramerkinhaltija joutuu haltijan merkin rekisteröineen tavaramerkkipiraatin kohteeksi, ainoana oikeudellisena puolustautumiskeinona on vilpillisessä mielessä tehdyn tavaramerkkirekisteröinnin kumoaminen. Muussa tapauksessa tavaramerkinhaltija voi joutua ostamaan tavaramerkkirekisteröinnin mahdollistaakseen oman tavaramerkkinsä käytön kyseisessä maassa.

Vetoaminen vilpilliseen mieleen on toisinaan hyvin hankalaa. Vaikka olisi selvää, että tavaramerkki on rekisteröity vilpillisessä mielessä, näyttötaakka vilpillisestä mielestä on tavaramerkinhaltijalla. Vilpillisen mielen kriteerit ja näyttökynnys vaihtelevat maittain ja olen asiaa havainnollistaakseni verrannut EU:n ja Kiinan oikeuskäytäntöä toisiinsa.

Vilpillisen mielen arviointi EU:ssa

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) vilpillisen mielen kriteereitä koskeva oikeuskäytäntö ohjaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita. EUT on arvioinut vilpillisen mielen kriteereitä lukuisissa ratkaisuissaan. EUT:n 11.6.2009 antamassa ratkaisussa asiassa C-529/07, Lindt, vilpillistä mieltä perusteltiin toteamalla, että vilpillisen mielen arviointi on kokonaisarviointia, jossa on otettava huomioon kaikki tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät.

Ensimmäinen kokonaisarvioinnin kannalta keskeinen seikka on se, tiesikö hakija tai olisiko tämän pitänyt tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan.

Toisena merkityksellisenä tekijänä on hakijan aikomus, eli aikoiko hakija ainoastaan estää kolmatta jatkamasta merkkinsä käyttöä vai oliko hakijalla perusteltu kaupallinen intressi hakea merkkinsä rekisteröintiä. Kolmantena tekijänä on merkkien oikeudellisen suojan aste eli kuinka vahvaa oikeudellista suojaa kolmannen merkki ja toisaalta rekisteröitäväksi haettu merkki nauttivat viimeksi mainitun rekisteröinnin hakemishetkellä.

Oikeuskäytännössä on Lindt-ratkaisun jälkeen todettu, että luetellut kolme tekijää ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä. Näin on todettu esimerkiksi unionin yleisen tuomioistuimen (EUYT) 14.2.2012 antamassa ratkaisussa asiassa T-33/11, BIGAB. EUYT totesi ratkaisussaan, että kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Kuten edellä olevasta voidaan havaita, oikeuskäytäntö on EU-alueella merkittävästi helpottanut vilpillisen mielen arviointia yksilöiden sen kriteereitä.

Vilpillisen mielen arviointi Kiinassa

Vilpilliseen mieleen vetoaminen on Kiinassa ollut perinteisesti hyvin hankalaa, koska näyttökynnys on ollut erittäin korkea. Vilpilliseen mieleen vetoavan on yleensä tullut todistaa, että tavaramerkkirekisteröinnin haltija on ollut todistettavasti tekemisissä vilpilliseen mieleen vetoavan kanssa. Näyttönä vilpillisesti mielestä ovat toimineet esimerkiksi kirjeenvaihto osapuolten välillä tai työ-, palvelus- tai sopimussuhteen osoittaminen.

Kiinassa on yleensä tullut osoittaa, että rekisteröinnin haltija on ollut tosiasiallisesti tietoinen tavaramerkistä. Hyvin erottamiskykyisten kuviomerkkien osalta myös rekisteröity merkki itsessään on toisinaan toiminut näyttönä vilpillisestä mielestä. Jos rekisteröity merkki on ollut identtinen aikaisemman kuviomerkin kanssa, on oikeuskäytännössä voitu katsoa, että hakija on ollut tietoinen aikaisemmasta merkistä. Visuaalisen identtisyyden ei ole katsottu olleen sattumaa.

Kiinan tavaramerkkilakiin ei sisälly vilpillisen mielen tarkempaa määritelmää. Laissa (Article 31) on todettu, että kukaan ei saa oikeudettomasti rekisteröidä merkkiä, jota toinen jo käyttää, jos aikaisempi merkki on saavuttanut selvän vaikutuksen (”certain influence”). Laissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, mikä voi synnyttää selvän vaikutuksen. Vallitsevana kantana on perinteisesti ollut, että tavaramerkkiä on tullut käyttää Kiinassa haltijan toimesta ilmaisemaan tavaroiden tai palveluiden alkuperää.

Kiinan oikeuskäytännössä tapahtui muutos vuonna 2013. Tuolloin katsottiin, että vilpillisen mielen toteennäyttäminen ei ensinnäkään edellytä merkin käyttöä sen haltijan toimesta. Beijing High People’s Court totesi 14.5.2013 antamassaan ratkaisussa asiassa Laboratoire Nuxe v. Cangyu Zheng, että oli ilmeistä, että tavaramerkin NUXE rekisteröintiä oli haettu vilpillisessä mielessä siitäkin huolimatta, ettei merkkiä sen haltijan toimesta oltu käytetty Kiinassa. Merkki oli ollut näkyvissä kohderyhmän keskuudessa ulkopuolisten tahojen käyttämänä ja tuomioistuin katsoi, että merkillä oli selvä vaikutus Kiinassa.

Samalla luotiin käytäntö, jonka mukaan tavaramerkin selvän vaikutuksen kynnys on matalampi tapauksissa, joissa rekisteröinnin haltijan vilpillinen mieli on ilmeinen. Lisäksi valituslautakunnan (TRAB) tuomion jälkeen antamien ohjeiden mukaan vilpillisen mielen katsotaan todennäköisemmin olevan olemassa, jos aikaisempi merkki on hyvin tunnettu ja myöhäisempi merkki on hyvin samanlainen.

Suojaukset kuntoon

Ainoa tehokas keino suojautua tavaramerkkipiratismia vastaan on huolehtia siitä, että tavaramerkkisuojaus on kattava ja ajan tasalla. Koska tosiasiassa suojaus vain ani harvoin on täysin aukoton, voi vilpillisessä mielessä tehty tavaramerkkirekisteröinti sattua joskus myös omalle kohdalle. Silloin on ensiarvoisen tärkeää tutkia asia perin pohjin vilpillistä mieltä osoittavan näytön löytämiseksi. Lisäksi on syytä jättää oma hakemus merkin suojaamiseksi. Kaikkien vilpillisen mielen kriteerien tunteminen on välttämätöntä ja toisinaan työ tuottaa tulosta, jonka johdosta pitkän prosessin jälkeen tavaramerkki jälleen kuuluu sen oikealle haltijalle.

Markku Tuominen
osakas
Roschier Asianajotoimisto Oy