EU-tason immateriaalioikeuksien loukkaus ja laillisuusperiaate – tapaus Happy Print

Kollega Henri Kaikkonen kommentoi IPRinfon numerossa 4/2015 Helsingin hovioikeuden ns. Happy Print -ratkaisua (asia R 14/924). Siinä hovioikeus katsoi, ettei EU-yhteisömallioikeuden loukkaus täyttänyt rikoslain 49 luvun 2 §:n teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistöä. Hovioikeus perusteli tätä sillä, ettei teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistössä mainita EU-tason immateriaalioikeussäädöksiä: lainkohta viittaa vain kansallisiin teollisoikeuslakeihimme. Laillisuusperiaate estäisi siten EU-yhteisömallin loukkauksen lukemisen vastaajan syyksi teollisoikeusrikoksena.

Koska ratkaisu edelleen herättää keskustelua, halusimme tuoda esiin joitain lisähuomioita Kaikkosen esittämien lisäksi. Lukijoita saattaa myös kiinnostaa tieto, että Helsingin käräjäoikeus on 19.11.2015 antamassa ratkaisussaan (ns. BMW-asia, R 14/5257, lainvoimainen) päätynyt olla noudattamatta Happy Print -ratkaisua ja sen väitettyä oikeusohjetta ja tuominnut vastaajat rikosvastuuseen EU-mallien loukkauksesta (Huomautus: allekirjoittaneet toimivat BMW AG:n asiamiehinä).

Miksi meillä on ongelma?

Happy Print -ratkaisu perustuu viime kädessä siihen, ettei Suomen rikoslaissa ole nimenomaista viittausta EU-tason immateriaalioikeuksiin tai niitä koskeviin säädöksiin. Ongelma on kuitenkin rikosoikeutta laajempi. Kuten tunnettua, EU-tasolla ei ole säädetty esimerkiksi EU-immateriaalioikeuksien loukkaukseen liittyvästä vahingonkorvausvastuusta, vaan tämä on jätetty kansallisen sääntelyn varaan. Kansallista sääntelyä on puolestaan pyritty harmonisoimaan mm. enforcement-direktiivillä. Euroopan unionin tavaramerkin ja yhteisömallin loukkauksien seuraamuksiin (erityisesti korvausvaatimukset) sovelletaan siten kansallisten tavaramerkki- ja mallioikeuslakien säännöksiä. Suomen tavaramerkki- ja mallioikeuslaeissa ei kuitenkaan ole mitään säännöstä siitä, mitä nimenomaisia lain säännöksiä sovelletaan EU-tavaramerkin tai EU-mallin loukkauksen seuraamuksiin.

Suomi ei ole yksin tämän lainsäädäntöratkaisun osalta. Silloisen OHIMin – nykyisen EUIPO:n – vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan noin puolella EU-jäsenmaista ei ole nimenomaista säännöstä siitä, mitä kansallisia säännöksiä itse asiassa sovelletaan EU-immateriaalioikeuksien loukkausiin.

Vertailun vuoksi voidaan todeta esimerkiksi Tanskan, Saksan ja Viron omaksuneen mainitun selvityksen mukaan aikoinaan saman ratkaisun Suomen kanssa. Ruotsissa ja Englannissa/Skotlannissa taas asiasta on lisätty kansallisiin lakeihin nimenomaiset säädökset (Englannin ja Skotlannin osin erillisten oikeusjärjestyksien takia kyse on osittain eri säännöksistä). Ruotsin uudistetun tavaramerkkilain 10 luvun 5 §:ään on otettu nimenomainen viittausluettelo lainkohdista, joita sovelletaan myös EU-tavaramerkkeihin. Vastaavasti esimerkiksi Englannin/Skotlannin Intellectual Property Act 2014:llä äskettäin muutettu Registered Designs Act 1949 kriminalisoi eräät EU-mallien loukkaukset. Sinänsä on mielenkiintoista huomata, ettei mallioikeuden loukkaus Englannissa/Skotlannissa lähtökohtaisesti ollut lainkaan kriminalisoitu ennen mainittua lainmuutosta.

Kyse ei siis ole vain Suomea vaivanneesta ongelmasta. Ympäri EU:n on omaksuttu erilaisia lainsäädäntöratkaisuja.

Tulisiko EU-immateriaalioikeuksien loukkaus  kriminalisoida?

Happy Print -ratkaisun valossa voi myös yleisemmin kysyä, tulisiko EU-tason immateriaalioikeuksien sitten ollenkaan olla kriminalisoituja? Tätä kysymystä arvioidessa on erotettava yhtäältä tavaramerkit ja toisaalta mallit.

Kuten Kaikkonenkin huomauttaa, on erityisesti EU-mallien rekisteröintiprosessi siinä määrin kevyt, että hakemukset hyväksytään lähes aina. Oikeasti rekisteröintikelpoisuus arvioidaan lopullisesti siinä vaiheessa kun mallia valvotaan ja vastaaja vastakanteella vaatii sen mitätöintiä. Rikosasiassa mallin mitätöinti vastakanteella markkinaoikeudessa saattaa kuitenkin monelle vastaajalle olla varsin haastavaa itse rikosasian ollessa vireillä käräjäoikeudessa. Kuten tunnettua, rikosprosessi eroaa normaalista siviiliprosessista siten, että tuomioistuin viran puolesta on velvollinen selvittämään asian ns. materiaalisen totuuden, myös yli osapuolten omien väitteiden. Kun käräjäoikeus ei itse voi nostaa vastakannetta markkinaoikeudessa, on käräjäoikeuden ns. ”koko totuuden” selvittäminen kuitenkin ainakin osin rajoittunutta mallioikeusloukkausasioissa.

EU-tavamerkkien osalta vastaus kuitenkin jokseenkin yksiselitteisesti on ”kyllä, loukkauksen tulee olla kriminalisoitua”: Suomi on kansainvälisen kauppajärjestön WTO:n TRIPS-sopimuksen osapuoli. Sopimuksen 61 artikla nimenomaisesti edellyttää kaupallisten tavaramerkkiväärennösten kriminalisointia. Lisäksi on selvää, että EU-merkit ovat TRIPS-sopimuksen 61 artiklan tarkoittamia tavaramerkkejä (ks. esim. EUT:n ratkaisut C-300/98 ja C-392/98).

Pidämme siten selvänä, että Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet vaativat EU-tavaramerkkien loukkauksen kriminalisointia.

Tätä puoltavat myös vahvat käytännön näkökohdat: n. 75 % kaikista IP-tullipysäytyksistä perustuu EU-tavaramerkkiin. Tehdessään tällaisen tullipysäytyksen Tulli asettaa oikeudenhaltijalle tietyn määräajan ryhtyä ”oikeudellisiin toimenpiteisiin” uhalla, että tuote-erä muuten lasketaan vapaaseen liikkeeseen unionissa. Vaatimuksen voi täyttää myös nostamalla siviilikanne, mutta tämä on annetussa ajassa usein käytännössä hyvin vaikeaa.

Näin ollen oikeudenhaltijat usein tekevät rikosilmoituksen estääkseen tuotteiden liikkeeseen laskun. Jos rikosilmoitusta ei kuitenkaan voisi tehdä EU-tavaramerkin loukkauksen osalta, putoaisi rikosilmoitus toimintavaihtoehtona pois n. 75 %:ssä tilanteita. Käytännössä tämä saattaisi tarkoittaa koko tullivalvontajärjestelmän vaarantumista. Meistä on näin ollen selvää, että EU-tavaramerkkien loukkauksen on oltava kriminalisoitua.

Vaikka on myönnettävä, että tilanne EU-mallien osalta ei ole yhtä yksiselitteinen, olemme kuitenkin sitä mieltä, että kriminalisointi tulee ulottaa myös näihin. Vaikka on totta, että EUIPO:n virallistutkinta mallien osalta on suppeampi kuin tavaramerkkien osalta, emme ainakaan itse pidä tätä eroa niin merkittävänä, etteikö kriminalisointia tulisi ulottaa myös näihin malleihin. On täysin tavanomaista, että tuomioistuin kumoaa tavaramerkin myöhemmässä vaiheessa, vaikka tavaramerkkiviranomainen aiemmin on hyväksynyt sen rekisteröinnin. Mikään rekisteröintivaiheen viranomaistutkinta ei ole sillä tavoin aukoton, että sen laajuuden tulisi olla määräävä sille, onko kyseessä rikos vai ei. Lisäksi on tietenkin muistettava tekijänoikeuden loukkauksen olevan rikos, vaikkei tekijänoikeus ollenkaan edellytä viranomaistutkintaa tullakseen voimaan.

Viimeaikaisesta lainsäädäntökehityksestä viittaisimme myös yllä mainittuun Intellectual Property Act 2014:ään, jolla kriminalisoitiin mallioikeuksien loukkaus Englannissa ja Skotlannissa myös nimenomaan EU-mallien osalta. Myös siellä lainsäätäjä on katsonut aiheelliseksi kriminalisoida EU-mallien loukkaukset, tietenkin EUIPO:n tämänhetkisestä tutkintakäytännöstä hyvin tietoisena. Emme ainakaan itse näe, miksi tilannetta tulisi Suomessa arvioida toisin kuin esimerkiksi Englannissa.

Miten tästä eteenpäin?

Vaikka Happy Print -ratkaisua ei siis tule pitää viimeisenä totuutena asiassa erityisesti Helsingin käräjäoikeuden sittemmin antama BMW-ratkaisu huomioiden, on se kuitenkin luonut merkittävää epävarmuutta alalla. Rikoslain 49 luvun 2 §:n teollisoikeusrikoksen viittausluetteloa tulisikin pikimmiten selventää niin, että se yksiselitteisesti viittaa myös EU-tason immateriaalioikeuksiin.

Pidemmällä tähtäimellä, ja erityisesti osana tavaramerkkilain laajempaa uudistusta, olisi erittäin toivottavaa, että myös Suomessa siirryttäisiin Ruotsin malliin niin, että kansallisiin lakeihin lisättäisiin kattavat luettelot niitä kansallisista lainkohdista, joita sovelletaan myös EU-tason immateriaalioikeuksiin. Tämä olisi kaikkien etu.

Sakari Salonen
asianajaja, osakas

Kim Parviainen
asianajaja, Senior Associate

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia.